BVDV x HANDELSNAAMRECHT x IP

Inbreuk op jouw (duurzame) bedrijfsnaam, en nu?

Een voorbeeld uit de praktijk (uiteraard met fictieve namen en details): “Future Food Solutions” ontwikkelt al meer dan 15 jaar plant-based voedingsmiddelen. Dan start een nieuw bedrijf “The Future Food Solution” een landelijke campagne voor vegan snacks. Het is duidelijk dat kosten noch moeite zijn gespaard. Je kunt geen boodschappen meer doen, geen bushokje meer voorbij lopen en geen radio meer luisteren zonder te worden geconfronteerd met de snacks van The Future Food Solution® (een geregistreerd merk).

Bedrijfsnaam vs. Geregistreerd merk®

Op basis van jouw ongeregistreerde bedrijfsnaam kom je – ook zonder merkregistratie – waarschijnlijk best een eind. Bij verwarringsgevaar maakt het nieuwe bedrijf inbreuk en kun je een verbod vorderen, waardoor ook het merk niet meer gebruikt kan worden. De gebruiker van een oudere handelsnaam kan namelijk het gebruik van een jongere handelsnaam verbieden. Dan moet wel sprake zijn van verwarringsgevaar. Daadwerkelijke verwarring (denk aan verkeerd bezorgde post en verkeerd verbonden klanten) is echter niet maatgevend. Verwarringsgevaar moet normatief worden ingevuld. Om dat te beoordelen zijn de plaats van de ondernemingen, het soort ondernemingen, de mate van overeenstemming tussen de namen en in welke mate jouw bedrijfsnaam onderscheidend is belangrijke factoren. Bij verwarringsgevaar kun je (desnoods) via de rechter een verbod op het verdere gebruik van de bedrijfsnaam vorderen. Vaak is dat verbod ook voldoende om het geregistreerde merk onbruikbaar te maken: als het merkgebruik tevens als handelsnaamgebruik kwalificeert, dan kan de concurrent daar immers ook geen gebruik meer van maken.

Drie praktische tips voor ondernemers

Waarschijnlijk wint de oudere bedrijfsnaam deze discussie. Dit is echter een juridische puzzel die je beter aan een advocaat kan overlaten. Mijn drie praktische tips voor jouw bedrijf vind je hieronder.

1. Begin zo snel mogelijk met het veilig stellen van bewijs

Doe dit bovendien voordat je contact legt met de partij die inbreuk maakt. Maak ‘print screens’ van ieder gebruik dat je tegen komt op het internet, bouw een dossier op van inkomende telefoongesprekken/post/mails die verwarring kunnen aantonen, laat een werknemer de concurrent bellen om te checken of het merk als bedrijfsnaam gebruikt wordt bij het beantwoorden van de telefoon, raadpleeg de kamer van koophandel, SIDN en het BOIP merkenregister en onderzoek of de concurrent bekend is of kon zijn met jouw bedrijfsnaam (bijvoorbeeld wegens aanwezigheid bij hetzelfde congres). Het zou niet de eerste keer zijn dat een inbreukmaker snel zijn sporen uitwist op het moment dat jij hem met jouw oudere handelsnaam confronteert.

2. Staar je niet blind op een merkregistratie

Jouw handelsnaamrecht ontstaat zonder registratie, simpelweg doordat je jouw bedrijfsnaam gebruikt. Met dat recht kun je in veel gevallen zorgen dat de concurrent haar jongere merk niet meer als bedrijfsnaam kan gebruiken. Het komt merkwaardig genoeg nog vaak voor dat merkenbureaus wel uitgebreid onderzoek doen naar bestaande merken, maar niet of nauwelijks naar bestaande handelsnamen. En dat terwijl je met een bestaande oudere handelsnaam ook zonder merkregistratie vaak de betere papieren hebt. Dit is dus geen reden om je uit het veld te laten slaan.

3. Denk goed na over de strategie

Meteen hoog van de toren blazen met een sommatiebrief is vaak niet de handigste route. Misschien is de inbreukmaker zich wel van geen kwaad bewust en direct bereid om voldoende afstand te nemen van jouw bedrijfsnaam. Als jouw concurrent via social media een kopie van jouw boze sommatiebrief deelt met daarboven de tekst “je had ook gewoon even kunnen bellen”, dan kan dat zeer schadelijk zijn. Mijn ervaring is dat het bereiken van een oplossing in overleg meestal goed mogelijk is in dit soort gevallen, maar dan moet je het wel handig aanpakken.