Intellectueel eigendom (IE)

Wat te doen als een concurrent een merk registreert dat te veel lijkt op uw merk?

Bescherming van een merk wordt gerealiseerd door inschrijving daarvan. Met een ingeschreven merk wordt een exclusief recht gekregen op het gebruik van een merk, en dat kan natuurlijk erg waardevol zijn. De mogelijkheid bestaat om een merk in de Benelux, in heel Europa of internationaal in te schrijven.

De inschrijving van een merk blokkeren? Dat kan als er sprake is van verwarringsgevaar. Het is mogelijk om al vóór de definitieve inschrijving van dat merk actie te ondernemen. Voordat het merk van uw concurrent definitief is ingeschreven, kan daar schriftelijk tegen worden geprotesteerd om inschrijving van het nieuwe merk te voorkomen. Dit heet ‘oppositie’. Groot voordeel van oppositie is dus dat in een vroeg stadium kan worden beslist of een beoogd merk wel of niet in strijd komt met oudere (merken)rechten van een ander.

Een recent voorbeeld van een oppositieprocedure bij het EUIPO (het Europese merkenbureau) is die van mode retailer WE tegen het merk WE ARE CONNECTED, lees hierover meer in deze blog.

 

 

Het is mogelijk om bij overeenstemmende merken, wanneer gevaar voor verwarring dreigt, oppositie in te stellen. WE heeft op basis van haar beeldmerken WE en WEISME oppositie ingesteld tegen het gedeponeerde WEARECONNECTED. Het EUIPO beoordeelt eerst dat het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van beeldmerk WEISME onvoldoende is onderbouwd. Of sprake is van verwarringsgevaar wordt dus alleen getoetst op basis van het beeldmerk WE. De volledige uitspraak van maart 2019 kan men hier nalezen.

Verwarringsgevaar?

De inschrijving van het nieuwe merk wordt geweigerd ‘wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.’

WE ARE CONNECTED heeft haar merk ook ingeschreven voor waren in klasse 25, en wel voor kleding, schoenen en hoofddeksels. In die zin is sprake van identieke waren. Het EUIPO beoordeelt dan of er sprake is van visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming.

Visueel

Visuele gelijkenis is enkel aanwezig voor wat betreft het element WE, dat bij beide merken aan het begin staat. Verder wordt overwogen dat een substantieel verschil is in lengte (2 vs. 13 letters). De smiley heeft geen onderscheidend karakter maar zal ook niet volledig onopgemerkt blijven. Mede omdat het element WE min of meer wegvalt tussen de andere elementen van WEARECONNECTED, oordeelt het EUIPO dat er slechts zeer beperkte visuele overeenstemming is.

Auditief

Het element ‘WE’ wordt hetzelfde uitgesproken, het onderdeel ‘ARE CONNECTED’ verschilt. Ook omdat er maar 1 lettergreep is bij WE, en bij WE ARE CONNECTED 5, is er slechts in beperkte mate auditieve overeenstemming.

Begripsmatig

Het EUIPO vindt dat het merk WE begripsmatig zal worden opgevat als de eerste persoon meervoud, terwijl het bestreden merk een statement maakt met ‘WE ARE CONNECTED’. De begripsmatige overeenstemming tussen de onderdelen ‘WE’ is echter wel aanwezig en neutraal.

Omdat er begripsmatige overeenstemming is wordt ook nog beoordeeld of er verwarringsgevaar is. Daarbij is het onderscheidend vermogen van WE belangrijk. WE heeft een beslissing van de Belgische rechter als bewijs ingebracht, waarin voor het merk WE een groot onderscheidend vermogen is aangenomen. Hoewel dat kan meewegen, is het Europese merkenbureau niet aan die beslissing gebonden. WE heeft niet bewezen dat haar merk een hoog onderscheidend vermogen heeft verkregen door te adverteren in verschillende tijdschriften. Die advertenties hebben niet aantoonbaar bijgedragen aan de mate waarin het merk door het relevante publiek wordt herkend. Daarom kan een groot onderscheidend vermogen van WE niet worden aangenomen.

De oppositie wordt hierdoor, samen met de beperkte begripsmatige overeenstemming, in het nadeel van WE beslecht en de inschrijving van WE ARE CONNECTED kan doorgaan.

Conclusie en praktijktips

Het is mogelijk om op te treden tegen nieuwe inschrijvingen, al voordat het merk definitief wordt ingeschreven. Dan moet er wel voldoende visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming zijn. Of er verwarringsgevaar is kan worden aangetoond door een marktonderzoek uit te voeren onder het relevante publiek. Het overleggen van advertenties in diverse tijdschriften is niet altijd voldoende, ook niet bij een bekende modeketen als WE.

Met oppositie kan verwarringsgevaar al in een vroeg stadium worden voorkomen en de kosten van een oppositieprocedure liggen vaak vele malen lager dan bij een rechterlijke procedure (met integrale proceskostenvergoeding).

Belangrijk om te kunnen protesteren is natuurlijk wel dat u op de hoogte bent van de inschrijving. Uw bedrijf moet dan dus wel de publicatie van nieuwe merkdepots in de gaten houden. Dit kan u onder andere doen door een merkbewakingsabonnement af te sluiten bij een merkenbureau. Op die manier worden (deels) gelijke merken die worden ingeschreven gecheckt op overeenstemming. Oppositie instellen tegen een inschrijving voor de Benelux is mogelijk binnen 2 maanden te rekenen vanaf de publicatie van het merkdepot (bij een Europees merk is dit 3 maanden). Weliswaar kan er ook na die datum actie worden ondernomen, maar dan wordt het wel gecompliceerder.

Vragen over de mogelijkheden om op te treden tegen een merkinschrijving? Neem contact op met Martina van Eldik.


Intellectual Property / Trademark

UPDATE: from now on, one of the lawyers of B Corp Bruggink & Van der Velden will write a short blog about a current legal topic for the B Corp newsletter. This month’s subject is intellectual property law, and more specifically trademarks, written by Martina van Eldik.

What to do if a competitor registers a trademark that is similar to your brand?

Protection of your trademark is gerealised by registering it. With a registerd trademark, the owner obtains the exclusive right to use that trademark, which can be very valuable to a company. Trademarks can be registered in the Benelux (BOIP), in Europe (EUIPO) or international (WIPO).

Blocking the registration of a new trademark? That’s possible if confusion can be expected! It is possible to avoid permanent registration of this new trademark by taking action during the registration procedure. This can be done with the relevant trademark authority, such as the European Intellectual Property Organisation (EUIPO). This action is called ‘opposition’. An important benefit of opposition is that it offers clarity about the conflict between a new brand and an older (trademark)right in an early stage.

A recent example of an opposition procedure with the EUIPO is that of the well known fashion retailer WE against WE ARE CONNECTED, you can read more about this in my blog.

 

 

There is likelihood of confusion between brands if the public might believe that the goods or services in question come from the same or economically linked companies. Opposition can offer a solution. In this case WE and WEISME opposed against WEARECONNECTED. The EUIPO first decides that the existence, validity and scope of protection of WEISME was not proven by WE. Therefore, the EUIPO will assess the likelihood of confusion solely based on the figurative mark WE. The full decision published in March 2019 can be found here.

Likelihood of confusion?

The registration of the new brand will be refused if ‘because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trademarks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.’

WE ARE CONNECTED registered her trademark for goods in class 25 for clothing, shoes and headgear. Therefore, the goods are at least partially similar. Then the EUIPO decides if the brands are visually, aurally and/or conceptually similar.

Visually

The brands only coincide in the verbal element ‘WE’, which element is placed at the beginning of the contested brand. Furthermore, it is considered that there is a substantial difference in length (2 vs. 13 letters). Also because the element WE is somehow lost between the other elements of WEARECONNECTED, the EUIPO decides that the brands are similar to a very low degree. The smiley is not distinctive but will not go completely unnoticed.

Aurally

The element ‘WE’ is pronounced the same, the element ‘ARE CONNECTED’ is different. Taking into consideration the only syllable ‘WE’ versus the 5 syllables of ‘WEARECONNECTED’, the brands are aurally similar to a very low degree as well.

Conceptually

The EUIPO considers that ‘WE’ is conceptually perceived as the first person plural, and that the contested trademark makes the statement ‘WE ARE CONNECTED’. Nevertheless, the existing conceptual comparison remains neutral.

Because of the partial similarity, the EUIPO also decides on the likelihood of confusion. The distinctiveness of WE as a brand plays a significant role in that decision. WE submitted a verdict from a Belgian court that accepted the enhanced distinctiveness of WE. Even though that is admissible evidence, the decision is not binding for the EUIPO. WE did not demonstrate that WE acquired a high degree of distinctiveness through its use by advertising in several magazines. They do not contribute to assess the brands’ degree of recognition in the mind of the relevant public.

The opposition is decided in favour of WEARECONNECTED, due to degree of distinctiveness combined with the limited conceptual similarity. WE loses the case and WEARECONNECTED can be registered as a figurative brand.

Conclusion & practical tips

It is possible to act against new registrations, before the registration process of the new brand is final. Visual, audial and/or conceptual similarities are required. Likelihood of confusion can be substantiated by (for example) market research among the relevant public. Submitting advertisements in magazines is not enough, even for a well known fashion retailer like WE.

With opposition, the registration of a confusing brand can be prohibited, and the costs of opposition are much lower than court proceedings (with full compensation of legal costs borne by the losing party).

To be able to oppose, of course it is important to be aware of new registrations. Your company will have to monitor new registrations. Many trademark agents offer the possibility of a trademark watching membership. By doing so, the trademark agents check the registers for new brands that are (partially) similar to your brand. Opposition against a European brand must be started within 3 months (which is 2 months in the Benelux). And even though it is possible to challenge a brand after the registration is final, that will be more complicated than opposition.

Any questions about the possibilities to act against a trademark registration? Please contact Martina van Eldik.

Martina van Eldik - advocaat
Martina van Eldik
Volg Martina van Eldik: